Nghiên cứu - Trao đổi

THỰC TIỄN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 3 CHIỀU Ở HOA KỲ

03/05/2024

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners*
Email: vinh@bross.vn

File PDF: THỰC TIỄN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 3 CHIỀU Ở HOA KỲ
Tóm tắt: Quy tắc thẩm định nội dung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu truyền thống về cơ bản cũng được áp dụng cho nhãn hiệu 3 chiều, đặc biệt là nhãn hiệu 3 chiều mà có hình dạng mang tính chức năng hoặc không có khả năng phân biệt nhưng lại chứa yếu tố chữ có tính phân biệt. Tuy nhiên, đối với các nhãn hiệu 3 chiều mà chỉ tồn tại ở hình khối (không có yếu tố chữ) như kiểu dáng của sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm thì việc đánh giá tính phân biệt sẽ phức tạp hơn. Tiếp theo bài viết trước đã công bố của chúng tôi có nhan đề “Thực tiễn thẩm định về hình thức đối với đơn đăng ký nhãn hiệu 3 chiều ở Hoa Kỳ”,[1] tác giả xin tiếp tục giới thiệu một số nguyên tắc và thực tiễn xét nghiệm nội dung đặc điểm chức năng của dấu hiệu 3 chiều và tính phân biệt của nó theo pháp luật và thực tiễn của Hoa Kỳ.
Từ khóa: Đăng ký, Hoa Kỳ, nhãn hiệu ba chiều, nội dung, thẩm định.

1. Nguyên tắc thẩm định nội dung
Như đã đề cập ở bài viết về thẩm định hình thức nhãn hiệu 3 chiều, Hoa Kỳ chỉ coi nhãn hiệu 3 chiều là tập hợp con của khái niệm “bài trí thương mại” và “bài trí thương mại” được giải thích là nằm trong trong khái niệm “biểu tượng” (symbol) hoặc “hình” (device) theo §2 Lanham Act. Bài trí thương mại theo pháp luật Mỹ có phạm vi rất rộng. Nó có thể bao gồm kiểu dáng của sản phẩm (ví dụ như hình dạng sản phẩm hoặc hình thức bên ngoài sản phẩm), màu sắc của bao bì hoặc bao bì của sản phẩm được bán, và hương vị của sản phẩm.[2]
Theo TMEP, khi thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu 3 chiều thẩm định viên của USPTO phải tách riêng xem xét 2 vấn đề là tính chức năng (functionality) và tính phân biệt (distinctiveness). Trong nhiều trường hợp, USPTO từ chối đăng ký nhãn hiệu 3 chiều dựa trên cả 2 căn cứ này. Cũng có trường hợp kiểu dáng sản phẩm (product design) bị từ chối vì mang tính chức năng cho nên đăng ký không thể được cấp vì kiểu dáng sản phẩm chưa bao giờ có tính phân biệt tự thân (inherent distinctivenss). Tuy nhiên, vì bao bì sản phẩm (product packaging) lại có thể có tính phân biệt tự thân cho nên trường hợp bao bì sản phẩm bị từ chối vì mang tính chức năng thì đăng ký cũng bị từ chối trên cơ sở nhãn hiệu xin đăng ký không có khả năng phân biệt. Ngay cả khi cuối cùng đã xác định được bao bì sản phẩm không mang tính chức năng thì căn cứ từ chối còn lại vẫn có thể được áp dụng.[3] “Tính phân biệt tự thân” (inherently distinctive) được nhiều Tòa án của Hoa kỳ làm rõ, chẳng hạn như “kiểu dáng sản phẩm có khả năng thực hiện chức năng chỉ dẫn một nguồn gốc của sản phẩm”, hoặc “có thể được hiểu là một chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm”, hoặc “có thể đóng vai trò chính là chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm”, hoặc “hầu như tự động nói với người tiêu dùng rằng nó đề cập đến một thương hiệu”, hoặc “người mua ngay lập tức dựa vào ....để phân biệt sản phẩm này với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh”.[4]

* Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific trong 3 năm liên tiếp 2021-2023, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.
* Liên hệ: vinh@bross.vn ; Mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.
[1] Xem ở link: THỰC TIỄN THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BA CHIỀU Ở HOA KỲ (uef.edu.vn)

[2] Theo các án lệ trong vụ Wal-Mart, 529 U.S. at 205, 54 USPQ2d at 1065 (kiểu dáng trang phục trẻ em chứa kiểu dáng sản phẩm); Two Pesos, 505 U.S. at 763, 23 USPQ2d at 1081 (nội thất nhà hàng giống như bao bì sản phẩm); Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995) (chỉ một màu cũng có thể được bảo hộ); In re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006) (hương vị tương tự như kiểu dáng sản phẩm và có thể được bảo hộ trừ khi nó mang tính chức năng)

[3] Xem chi tiết quy tắc thẩm định tính chức năng được quy định ở TMEP §§1202.02(a)–1202.02(a)(viii) và thẩm định tính phân biệt được quy định ở TMEP 1202.02(b)–1202.02(b)(ii) and 1212–1212.10

[4] Xem thêm các án lệ: Ashley Furniture, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd., 187 F.3d 363, 366 (4th Cir. 1999), “is capable of functioning as a designator of an individual source of the product”; Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co., 113 F.3d 373, 378 (2d Cir. 1997), “is likely to be understood as an indicator of the product’s source”; Duraco, 40 F.3d at 1449, Knitwaves Inc. v. Lollytogs Ltd., 71 F.3d 996, 1008 (2d Cir. 1995), “is likely to serve primarily as a designator of origin of the product”; Vornado Air Circulation Sys., Inc. v. Duracraft Corp., 58 F.3d 1498, 1502 (10th Cir. 1995), cert. denied, 516 U.S. 1067 (1996), “almost automatically tell[s] a customer that [it] refer[s] to a brand”; Insty*Bit, Inc., 95 F.3d at 673 (quoting Tone Bors., Inc. v. Sysco Corp., 28 F.3d 1192, 1206 (Fed. Cir. 1994)), “a buyer will immediately rely on … to differentiate the product from those of competing manufacturers.”